案件名：禁止侵犯专利权等

    大法院 2006.10.12, 2006 Da 1831

    【判决事项】

    1. 在没有专利权人许可的情况下，生产具有发明专利技术特征的感光硒鼓，即使没有把它用于图像形成设备，还是被作为构成侵犯专利的案例。

    2. 在适用《专利法》第128条第2款（有关因侵犯专利权等而产生的损害额推定）时的对于损害的主张、证明的问题。

    3. 判断据专利侵权行为的收入当中，通过扣除与此相应的费用的方式，根据《专利法》第128条第2款算出专利权人的损害额时，算出上述费用的计算方式不属于所述对象的案例。

    【判决摘要】

    1. 根据作为有关感光硒鼓的发明的权利要求的记载，在实际使用感光硒鼓时，虽然肯定会结合于以此为配件的图像成形设备或者主要装配物体使用，在没有专利权人的许可的情况下生产具有发明专利的技术上特征的感光硒鼓，便会构成专利侵犯，而并不是只有生产该感光硒鼓后在实际上将以此为配件的图像成形设备等结合才构成侵犯专利。

    2. 《专利法》第128条第2款（因侵犯专利权等而产生的损害额的推定）所指的利益，是侵权人根据侵权行为所得。虽然对这个内容没有特别的限制，该条款只不过是规定专利权人在发生损害时评价该损害额的方法，即使有侵权行为，如果专利权人没有损害，就不可适用。但是，对于所发生损害的主张、举证的程度上，主张、举证因营业竞争等而有发生损害的可能性或盖然性即可。

    3. 因侵犯专利的行为所发生的收入当中，扣除相当于它的费用的方式，根据《专利法》第128条第2款算出专利权人的损害额时，上述算出费用的方式不属于供述的对象。

    【参考条文】

    1. 《专利法》第94条、第97条、第127条第1款

    2. 《专利法》第128条第2款、《民事诉讼法》第203条、第288条

    【参照判例】

    2. 大法院 1997.9.12. 宣告 96 Da 43119 判决(Gong 1997 Ha,3083)

    【原告、上诉人和被上诉人】佳能公司（诉讼代理人：律师Lee Im-Soo 外8人）

    【被告、被上诉人和上诉人】Pacanopisi公司（诉讼代理人：律师Lee Soo-Wan 外3人）

    【原审判决】首尔高法 2005. 12. 7. 宣告 2003 Na 38858 判决

    【判决】驳回上诉，各自承担上诉费用

    【理由】

    1、判断被告的上诉理由

    甲、对于上诉理由第1点

    根据其记录来看，有关电子照片感光硒鼓等的本案发明专利（注册编号第258609号）的权利要求25及26，是有关以结合于图像成形设备或主装配体当中有多个角的非圆形横断面（实质上是三角形的横断面）的被扭的小洞，并为能够接受旋转驱动力而有非圆形横断面并具有突出部分为其技术特征的感光硒鼓的发明。根据上述权利要求的记载，在实际使用这种感光硒鼓时，即使结合于具有上述小洞的图像成形设备或主装配体而使用是肯定的，本案第25项、第26项权利要求是有关感光硒鼓的产品的发明，如果没有作为专利权人的原告的允许而生产具有上述的技术特征的感光硒鼓，就直接构成侵犯专利权。而且并不是生产上述感光硒鼓后结合于具有如上述的小洞的图像成形设备或主装配体后使用才构成侵犯专利权（实际上，被告生产、销售的感光硒鼓作为原告生产、销售的感光硒鼓的替代品来使用的）。做出如上结论的原审的判断，虽然在说明其理由上有不恰当的地方，但其结论是正确的。

    乙、对于上诉理由第2点或第4点

    根据记录来看，本案第25项、第26项权利要求的构成以及据此的作用效果，在原审判决的引用发明当中是难以找到的，也不能说上述各权利要求在产业上没有利用可能性的发明，也不能说权利要求记载不充分（没有满足专利法规定的对发明的详细说明或未具备权利要求记载的必要技术特征的情况）。不能否定上述各权利要求的权利范围，也不能认为对于根据上述各权利要求的原告的诉讼请求属于滥用权利的情况，引用原告的请求的一部分原审是正确的。

    丙、对于上诉理由第5点
    《专利法》第128条第2项规定，专利权人对于因故意或过失侵犯自己专利权的人，请求对其侵犯的损害赔偿时，侵犯权利的人根据侵犯行为已经获得利益的情况下，将其所得到的利益额推定为专利权人的损害额。这里所指的利益，是侵犯利益的人根据侵犯行为所得到的，虽然对其内容没有特别的限制，该规定只不过是在专利权人发生了损害时算出其损害额的方法，虽然有侵犯行为但专利权人如果没有受到损害时不能适用。

    对于有关所发生的损害的主张和举证的程度上，根据上述规定的宗旨，主张、举证因营业竞争等而有发生损害的可能性或盖然性即可。（参考大法院 1997. 9. 12. 宣告 96 Da 43119 判决）

    根据上述法理和记录来看，原告作为本案第25项、第26项权利要求的专利权人，在国外生产作为激光打印机的配件并本案专利商品的感光硒鼓，提供给激光打印机制造公司。这样，安装原告的专利商品的激光打印机和碳粉盒（cartridge）在国内以及在美国销售。而被告在没有原告的许可的情况下实施本案第25项和第26项发明，在国内生产感光硒鼓来侵犯原告的专利权，将其侵权商品在国内销售或出口到美国并获得了利益。

    被告的侵权商品与原告的专利商品具有同样的技术的特征，互相能够健全地互换，看作在国内及美国市场上直接地、或者通过采取原告的专利商品的碳粉盒（cartridge）来间接地相互竞争的结果。被告的侵权商品当中一部分出口到美国，或者原告的专利商品即使是激光打印机的制造公司已认定的正品，即使有被告的侵权商品不是这样，还是能够认定原告因被告在本案的专利侵权行为所发生的损害（或其盖然性）。即使没有对于“原告的损害时按照因被告的侵犯行为所得到的利益的比例而发生”这一点的主张和举证也不会有变化，将被告的利益额全部作为原告的损害额的原审的判断是正确的。

    2、对于原告的上诉理由的判断

    1）对于上诉理由第1点

    根据记录，原审只能适用《专利法》第128条第2项，通过从因被告的侵犯专利行为导致的收入额扣除相当于该费用的方式来算出原告的损害额，被告的费用由多个项目构成，但没有任何项目提出能够明确算出该费用的证据，只能推定构成被告费用的各项目。

    被告在2004年5月18日的准备材料上主张，自己支出的费用当中租赁费和人工费项目可以将整个租赁费和人工费与被告的之前生意部分的销售额当中本案侵权商品销售额所占的比率来算。同时，对于被告根据特定侵犯专利行为所得到的利益额的数额，主张未给予原告的主张的金额，原告利用上述计算方法后，被告对于上述费用项目，主张通过与上述方式不同的算出费用的计算方式（流体感光体硒鼓部的租赁费及人工费×本案感光硒鼓销售额/流体感光体硒鼓部销售额）来计算，对于其利益额一贯主张比原告的主张更少的金额。而这种算出费用的计算方式在适用《专利法》第128条第2项时不能被认为属于主要事实，被告的上述准备材料在其整体意图上争得原告所主张的因侵犯专利的行为的利益额，原审判决是正确的，指责它的上诉理由不能成立。

    2）对于上诉理由第2点

    证据的取得和事实的认定属于事实审的范围，在不超过自由心证主义的界限的范围内不能作为合法的上诉理由（参考大法院 1988. 11. 8. 宣告 87 Daka 683、2006. 5. 25. 宣告 2005 Da 77848判决等）。根据记录，被告的费用当中对于租赁费和人工费的原审的事实认定都是正确的。

    3、所以，驳回上诉，上诉费用由各自来承担。

    大法官 Kim Ji-Hyeong、Go Hyun-Chul、Yang Seung-Tae、Jun Soo-An